Conseils en Propriété Industrielle - Nantes

Marie-Cécile ROUSSEL
Associée
Nantes

Eric LE BELLOUR
Associé
Paris

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Dessins et modèles
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Droit des contrats
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01-01-2024

Bonne année 2024

Les associés et partenaires d’ACTIF PI vous souhaitent une excellente année 2024 !

12-05-2023

Dépôts frauduleux en Chine

La CNIPA (China National Intellectuel Property Administration) a publié le 13 janvier dernier un projet d’amendement à la loi sur les marques visant notamment à renforcer la lutte contre les dépôts frauduleux. Suite...

22-07-2022

Sur les bords de Loire comme dans le vignoble nantais, le vin coule à flot…autant que les notifications de refus de l’INPI

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter suite à la réception de notifications de refus de l’INPI reçues juste après le dépôt de vos marques de vins.
Quelques conseils qui vont vous faire gagner du temps et d’argent (les taxes INPI ne sont pas remboursées en cas de refus):
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28-12-2021

Adhésion des Émirats arabes unis au Système de Madrid

Depuis le 28 décembre 2021, il est possible de désigner les Emirats Arabes Unis dans vos marques internationales. C’est le troisième pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), avec le Bahreïn et Oman, à rejoindre l'Union de Madrid. C’est une excellente nouvelle pour les déposants, qui pourront donc à présent inclure ce pays dans leurs dépôts internationaux et réduire ainsi les coûts des dépôts.

01-01-2021

Conséquences du Brexit

Suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, les règles régissant les marques de l’Union Européenne ont été modifiées. Ainsi, les marques de l’UE déposées à compter du 1er janvier 2021 ne couvrent plus le Royaume-Uni. Pour protéger votre marque dans ce pays, vous devez à présent réaliser un dépôt national auprès de l’UKIPO (United Kingdom Intellectual property office). Le Royaume-Uni peut également être désigné lors d’un dépôt de « marque internationale ». Les marques de l’UE enregistrées au 31 décembre 2020 seront en revanche automatiquement et gratuitement importées dans le registre britannique. Nous devrons toutefois régulariser cette importation automatique de droits en communiquant à l’UKIPO une adresse postale au Royaume Uni avant le 31 décembre 2023. Enfin, les marques en cours d’enregistrement au 1er janvier 2021 (mais non encore enregistrées) devront être redéposées auprès de l’UKIPO avant le 30 septembre 2021 pour pouvoir bénéficier de leur date de dépôt UE. Ces règles s’appliquent également pour les modèles communautaires, ainsi que pour les marques et modèles internationaux désignant l’UE.

15-12-2019

Réforme importante en droit des marques

L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 et son décret d’application du 9 décembre sont venus transposer en droit interne la directive dite du « Paquet marques » de 2015.
Cette réforme modifie notamment les motifs de refus d’enregistrement d’une marque, la liste des droits antérieurs pouvant fonder une opposition, l’instauration de procédures d’annulation et de déchéance devant l’INPI, le changement des taxes officielles (taxes par classe, plus de forfait d’1 à 3 classes). Cette réforme entre en vigueur le 15 décembre 2019, à l’exception des dispositions relatives à la procédure administrative de nullité et de déchéance qui n’entreront en vigueur que le 1er avril 2020.

17-06-2019

Entrée du Canada dans le Système des marques internationales

Il est désormais possible d’ajouter ce pays lorsque vous réalisez un dépôt de marque internationale, ce qui permet de réduire les coûts de vos extensions à l’étranger. Deux autres traités importants entreront en vigueur le même jour à l’égard du Canada : le traité de Nice (concernant la classification internationale des produits et des services) et le traité de Singapour (plus d'informations). Nous espérons que l’application du traité de Nice permettra de réduire le nombre de notifications émises par l’Office canadien concernant les libellés de produits et services.

26-11-2018

Formation au droit de la Propriété Industrielle

Formation intitulée « Choisir, protéger et valoriser vos noms, créations et innovations » proposée par le Cabinet ACTIF PI aux entreprises du RESEAU CREATIC, à la pépinière de Rezé Créatic

24-10-2017

J’ai créé une application mobile – comment la protéger ?

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser cette question. Une application mobile peut faire intervenir plusieurs droits différents. Voici ce qu'il faut savoir :
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1) Logiciel et matériel de conception préparatoire

Il est important tout d'abord de rappeler que les fonctionnalités ne peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur, elles relèvent de l’idée.
Seule la forme du programme, c’est-à-dire l’enchaînement des instructions, peut être protégée si elle relève un effort personnalisé de l’auteur.
Ainsi, si le logiciel présent au sein de l’application porte la marque d’un apport intellectuel, il pourra bénéficier de la protection des droits d’auteur (cf. art L112-2 13è CPI). Il en va de même du matériel de conception préparatoire.
Il n'existe pas de base de données recensant les droits d'auteur. Ceux-ci sont protégés à compter de leur création.
Afin de pouvoir prouver la date de votre création et son contenu, vous avez plusieurs possibilités :
- vous envoyer une lettre recommandée (électronique, pour plus d'efficacité) ;
- passer par un site d'horodatage externalisé avec signature électronique ;
- déposer une enveloppe Soleau (dépôt en ligne possible) ;
- déposer votre logiciel auprès de l'APP (Agence pour la Protection des Programmes) ;
- déposer votre logiciel auprès d'un officier ministériel (notaire, huissier).
La protection des logiciels par le droit des brevets est aussi possible dans certains cas, mais relativement limités.

2) Base de données intégrée dans l'application

Deux protections sont possibles :
- si l'agencement et la structure sont originales, une protection par droit d'auteur est possible ;
- il existe également un droit propre au producteur des bases de données. Le producteur a le droit d’interdire l’extraction de tout ou partie du contenu de la base sous certaines conditions. Ce droit permet de protéger les investissements qu'il a faits sur la base.

3) Graphisme de l'application

Les éléments graphiques de l’application peuvent bénéficier de deux protections différentes, cumulables :
- par le droit d'auteur (à compter de la création) ;
- par le droit des dessins et modèles (il est d'ailleurs conseillé de favoriser un dépôt auprès de l'EUIPO, pour une protection plus longue et plus étendue. La protection par le droit des dessins et modèles est par ailleurs plus efficace que celle par droit d'auteur).

4) Nom de l'application et logo utilisé pour sa commercialisation

Ces éléments doivent être déposés à titre de marque, dans les territoires dans lesquels vous comptez commercialiser votre application, afin de bénéficier d'un monopole sur ces éléments, pouvoir les protéger efficacement et les valoriser.
Avant tout dépôt, il est fortement recommandé de réaliser des recherches d'antériorités.
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

19-05-2017

Usage d’un nom de famille à titre de marque et de dénomination sociale

Que ce soit dans le monde de la mode, des alcools, de l’alimentation etc., les noms de famille sont très souvent choisis comme marque et/ou comme nom de société.
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Usage d’un nom de famille à titre de marque et de dénomination sociale

Que ce soit dans le monde de la mode, des alcools, de l’alimentation etc., les noms de famille sont très souvent choisis comme marque et/ou comme nom de société.
Deux noms de famille identiques peuvent être déposés auprès de l’INPI ou inscrits auprès des Greffes, dans un domaine différent ou dans un domaine proche, car l’INPI et les Tribunaux de commerce ne font aucune recherche d’antériorité préalablement aux enregistrements.
Des situations complexes peuvent donc émerger de cette situation.
Les « règles du jeu » peuvent être expliquées avec l’exemple suivant :
Vous souhaitez déposer le nom DUPONT à titre de dénomination sociale et de marque (française), pour désigner des bières, mais…

a – Il existe une dénomination sociale antérieure DUPONT
Le titulaire de cette dénomination sociale antérieure a un droit dont la portée est nationale.
Il pourra donc agir sur le fondement de la concurrence déloyale s’il arrive à prouver qu’il existe un risque de confusion avec le nom de sa société, et il pourra également intenter une action en annulation de votre marque devant les Tribunaux.

b – Il existe une marque antérieure DUPONT
Cette situation est réglée par l’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose:
« L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; (...) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. »
Un arrêt récent (TGI Paris, 3è ch, 12 janvier 2017) a précisé la portée de cet article, en disant qu’il « n’est applicable qu’afin de réglementer l’usage de bonne foi par un tiers de son nom patronymique à titre de dénomination sociale, de nom commercial, ou d’enseigne lorsque ce nom est identique ou similaire à une marque enregistrée. Il ne permet pas en revanche d’interdire par avance et de manière globale tout emploi de ce nom à titre de marque, seul ou en combinaison avec d’autres éléments, pour désigner certains produits, chaque signe ayant vocation à faire l’objet, au cas par cas, d’une appréciation de sa disponibilité dans les conditions prévues à l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Dans cette affaire, le nom patronymique était inclus dans plusieurs autres marques, déposées par des titulaires différents, de sorte qu’il y avait lieu de démontrer le risque de confusion avec la marque antérieure.

Ainsi, la possibilité de déposer votre nom patronymique à titre de marque dépend du nombre de droits antérieurs utilisant ce même nom patronymique et de leur portée.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une question concernant ce sujet.

02-12-2016

La marque telle que déposée prime toujours sur la marque telle qu'exploitée.

Cette vérité, qui n'est pas nécessairement très logique, fait primer la rigidité juridique sur la pratique.
On peut l'illustrer de trois manières: Suite...

La marque telle que déposée prime toujours sur la marque telle qu'exploitée.

Cette vérité, qui n'est pas nécessairement très logique, fait primer la rigidité juridique sur la pratique. On peut l'illustrer de trois manières:

1) Dans le libellé de votre marque: si vous avez oublié de déposer un produit ou un service essentiel pour votre activité, vous pourrez avoir des difficultés à invoquer la contrefaçon de votre marque concernant ce produit ou service, par un concurrent qui exploite une marque proche. Il est important de savoir que l'on ne peut pas ajouter de nouveaux produits et services à une marque déjà déposée (on peut en revanche en retirer). Pour ajouter de nouveaux produits et services, vous êtes obligés de déposer une nouvelle marque. Cela pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt associé au renouvellement de votre ancienne marque, pour ne pas perdre l'antériorité de cette marque plus ancienne et n'avoir à renouveler que la plus récente à son échéance. Malgré les avantages incontestables de cette procédure, il n'en demeure pas moins que vous engagerez des frais importants dans ce cas pour corriger une simple erreur de départ. Il est donc indispensable de bien réfléchir à votre libellé de dépôt, afin que ce dernier soit le plus représentatif possible de votre activité présente et future. Nous pouvons vous aider à le rédiger et à déposer votre marque auprès de l'INPI.

2) Si un concurrent dépose et utilise une marque proche de la vôtre et invoque, en cas d'action de votre part, le fait que vous utilisez en pratique votre marque avec d'autres éléments (mots, logos etc.), vous pourrez néanmoins invoquer la contrefaçon de votre marque devant les Tribunaux avec de bonnes chances de succès. En effet, il est de jurisprudence constante que pour apprécier la contrefaçon d'une marque, les juges s'attachent à regarder la marque telle qu'enregistrée, et non telle qu'exploitée. Un arrêt récent de la Cour de Cassation (Cass. Com. 18 octobre 2016) a réaffirmé ce principe.

3) Enfin, une marque qui n'est pas utilisée telle que déposée (pendant une période ininterrompue de plus de 5 ans à compter de sa date d'enregistrement) risque la déchéance pour non usage. Cette déchéance n'est pas automatique et doit répondre à plusieurs conditions. Elle est généralement invoquée par la partie qui est accusée de contrefaire une marque. Elle invoque, pour se défendre, la déchéance de cette marque pour défaut d'usage. Il est donc impératif de veiller à exploiter votre marque telle que vous l'avez déposée ou d'une manière légèrement modifiée. Si le nom et/ou le logo que vous utilisez aujourd'hui à titre de marque ne correspond plus à votre dépôt, un nouveau dépôt sécurisera vos droits.

Nous restons à votre entière disposition pour en discuter.

Marie-Cécile ROUSSEL

Marie-Cécile Roussel a débuté sa carrière il y a plus de 15 ans en tant que juriste Marques, Dessins et modèles. Elle a exercé dans deux des plus anciens cabinets de conseils en France, notamment en tant que Conseil senior. Elle a décidé de créer un cabinet en s'associant avec Eric Le Bellour, avec lequel elle a travaillé pendant plusieurs années.

Marie-Cécile Roussel est titulaire d'un Master II de droit de la propriété industrielle (Paris 2 - Assas). Elle est inscrite en tant que Conseil en Propriété Industrielle depuis 2012 et Mandataire européen des marques. Son objectif: aider ses clients, quelle que soit la taille de leur structure - start-ups, PME, sociétés cotées en bourse - à développer leur activité, défendre leurs droits et valoriser leurs actifs.

Elle fait partie de plusieurs associations françaises d'aide à la création d'entreprise et de développement de start-ups, telles qu'Initiative Nantes et Femmes de Bretagne.

Langues: français, anglais

Eric LE BELLOUR

Eric Le Bellour possède une expérience de près de 25 ans dans le domaine de la Propriété Intellectuelle. Il a exercé en France pendant 10 ans au sein d'un des plus anciens Cabinet de Propriété Industrielle, où il était en charge de l'activité Marques, Modèles et noms de domaine, après avoir commencé sa carrière au sein du service des oppositions de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Inscrit depuis 2001 sur la liste des personnes qualifiées à exercer la fonction de Conseil en Propriété Industrielle en France et de Mandataire européen des marques, il est diplômé du troisième cycle de Propriété Intellectuelle de Nantes, et du troisième cycle du CEIPI (Centre d'études International de la Propriété Intellectuelle) de Strasbourg. Il fait partie de nombreuses associations professionnelles, françaises et internationales (Apram, Aippi, Inta, Union-IP) et il est membre élu du Conseil d'administration de l'Apram.

Langues: français, anglais

Les sociétés et particuliers nous contactent généralement pour gérer administrativement leurs portefeuilles de marques, dessins et modèles, brevets, noms de domaine. Nous les déposons (en France et à l'étranger), nous surveillons leurs échéances, les renouvelons, ou encore, inscrivons les changements les affectant (cession, licence, changement de nom, etc).

Cette gestion externalisée garantit une plus grande sécurité à vos titres. Imaginez perdre dans 10 ans la marque que vous avez mis tant de temps à faire connaître, pour laquelle vous avez fait tant d'investissements en communication et qui aujourd'hui a une bonne notoriété.

Nous intervenons également sur toutes les problématiques plus juridiques que vous pourriez avoir, et dont vous trouverez quelques exemples ci-après.

Marques

- Vous avez trouvé un nom ou un logo pour votre projet et souhaitez savoir s'il est disponible, quels risques vous encourrez si vous l'utilisez ou encore comment bien le protéger ?
- Vous avez l'intention de développer votre activité à l'étranger et souhaitez y déposer vos marques ?
- Vous souhaitez défendre votre marque contre des concurrents malveillants ?
- Vous avez déposé une marque et reçu, suite au dépôt, une lettre de réclamation, une opposition, ou une notification de refus ?
- Vous souhaitez connaître la valeur de votre marque, en vue par exemple de la cession de votre fonds de commerce ?

Dessins et modèles

- Vous avez créé un motif, un objet que vous souhaitez protéger ?
- Vous souhaitez connaître l'intérêt d'une enveloppe Soleau, d'un dépôt de dessin et modèle ?
- Vous souhaitez faire une recherche d'antériorité sur votre création ?

Droit d'auteur

- Vous êtes graphiste et avez créé un logo, un site internet, un objet pour une société ?
- Vous êtes une société et vous souhaitez obtenir des droits d'auteur sur une création réalisée par un de vos salariés ?
- Vous souhaitez rédiger un acte de cession de droit d'auteur ?

Droit des contrats

- Vous souhaitez accorder une licence de marque à un tiers ?
- Vous souhaitez céder vos titres de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets) ?
- Vous souhaitez inclure des dispositions relatives à la propriété intellectuelle sur votre site internet, dans un contrat de distribution ?

Noms de domaine

- Vous souhaitez vérifier la disponibilité d'un nom de domaine ?
- Vous souhaitez vous assurer que vous pourrez récupérer un nom de domaine dès que celui-ci sera tombé dans le domaine public ?
- Vous souhaitez agir contre des tiers qui font du "cybersquating" ?
- Vous souhaitez déposer une plainte devant le centre d'arbitrage de l'OMPI ou déposer une procédure SYRELI, en vue de récupérer un nom de domaine ?

Concurrence déloyale

- Un concurrent utilise votre dénomination sociale, votre nom commercial, votre nom de domaine, ou la même charte graphique que vous ?
- Vous allez présenter un projet confidentiel à un tiers et souhaitez être sûr qu'il n'utilisera pas les informations que vous lui confierez pour un projet concurrent ?

Brevets

- Vous souhaitez savoir si votre invention est brevetable et, dans l’affirmative, la protéger ?
- Vous avez un concurrent qui a une invention proche et vous vous posez des questions sur les risques que vous encourrez à exploiter votre innovation ?
- Vous souhaitez accorder une licence à une autre société ou lui céder votre brevet ?
- Vous souhaitez connaître la valeur de vos brevets ?

En matière de brevets, notre Cabinet est en partenariat avec plusieurs Ingénieurs Conseils en Propriété Industrielle réputés dans leurs spécialités (chimie, mécanique, électronique, optique, process, informatique etc.).

Pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter.